知识产权法律关系中的许可与转让，与租赁法律关系中的租赁与买卖颇为相似，后者存在“买卖不破租赁”的规则，体现了租赁权的物权化特点。那么，在知识产权领域，是否也存在着“转让不破许可”的规则？进一步拆解描述该问题，即——如果转让人将所持有的知识产权转让给了受让人，但转让之前，转让人已经许可了他人（在先被许可人）使用，那么转让之后，受让人是否可以要求在先被许可人停止使用该知识产权。换言之，在先被许可人是否可以向受让人主张有权继续使用该知识产权？本文将根据现行法规及司法案例，回答此问题，并对知识产权许可使用合同与转让合同的起草审查给出一些建议。关于上述问题，如果受让人有权要求在先许可人停止使用，则可谓“转让击破许可”，否则可谓“转让不破许可”。

注意：这里讨论的在先的许可合同、后面的转让合同都是合法有效的，不存在“恶意串通损害他人合法权益”等违法无效情形。

01现有法律、司法实务简析

（一）商标专用权

1.相关法规存在冲突

《商标法》第43条第3款

许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

《商标纠纷司法解释》

第19条：商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。第20条：注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。

上述两个法规之间存在分歧：

《商标纠纷司法解释》明确了商标权领域的“转让不破许可”规则，即在商标使用许可合同没有约定的情况下，商标权人将已许可他人使用的商标转让给第三人时，被许可人仍可根据其与许可人订立的在先合同享有该商标的使用权；

而《商标法》明确了商标许可的备案对抗制度，即在先商标许可未经登记不得对抗善意受让人，此时受让人可以否认未登记许可的效力，有权禁止在先被许可人的继续使用行为。

2.司法实务存在争议

立法规定的不一致导致了司法实务存在争议。

部分法院认为商标权转让不破在先许可。例如：湖南华泰食品有限公司与长沙湘采包装印务有限公司侵害商标权纠纷案[（2019）湘知民终182号]、张建斌与翁国珍商标使用许可合同纠纷案[（2018）粤73民终4588号]、深圳市易久商贸有限公司与黑龙江东北大有机食品集团有限公司侵害商标权纠纷、合同纠纷案[（2015）深福法知民字第675号]等案件。

部分法院认为商标权转让击破在先许可，例如：上海申威（集团）有限公司与厦门市升祥贸易有限公司侵犯注册商标专用权纠纷案[（2005）高民终字第201号]、代平光与新余市仙女湖爱情岛旅游有限责任公司侵犯商标权纠纷案[（2014）川民终字第134号]等案件。

综合上述法规、判例，结合一般法理，关于商标权在先许可与在后转让之间的权利冲突处理规则是：

当商标使用许可合同没有约定的情况下，若商标使用许可经过备案，则在先被许可人可以依据《商标法》第43条第3款处理，即要求“转让不破许可”；若商标许可未经备案，则不得对抗善意受让人，此时“转让击破许可”。

当商标使用许可合同约定“转让击破许可”，则无论商标许可是否经过备案，根据当事人意思自治原则，此时应当依照合同约定处理，即受让人有权要求在先被许可人停止使用。

当商标使用许可合同约定“转让不破许可”或“不得转让”，此时，若商标许可经过备案，则在先被许可人有权要求受让人同意其继续使用商标；若商标许可未经备案，如果受让人知道该约定的存在，此时被许可人仍得以对抗受让人；如果受让人不知道该约定的存在，则受让人仍可以要求被许可人停止使用。

（二）专利权

1.相关法规认可“专利权转让不破许可”

《专利法实施细则》第14条第2款

专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。

《技术合同司法解释》第24条第2款

让与人与受让人订立的专利权、专利申请权转让合同，不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力。

由上述立法规定可知，虽然专利实施许可合同应当备案，但与商标权不同的是，专利相关立法并未明确专利实施许可合同备案的法律效力，只是一种行政管理手段。加之《技术合同纠纷司法解释》的明确规定，可以认为法律已经认可“专利权转让不破许可”，即当专利权人将已许可他人使用的专利转让给第三人时，被许可人仍然在与许可人订立的在先合同约定的范围内，享有对该专利的使用权。

2.司法实务与立法一致

例如：卢燕翔、广州衡久建材有限公司与佛山市南海区衡久建材有限公司知识产权纠纷案[（2013）粤高法民三终字第517号]、珠海汇贤企业有限公司诉南京希科集团有限公司技术转让合同纠纷案[（2004）宁民三初字第280号]等案件。

综上，专利权在先许可与在后转让之间的权利冲突处理规则是：专利权转让不破许可，无论在先的专利权许可是否经过备案。

（三）著作权

《著作权法实施细则》第25条

与著作权人订立专有许可使用合同、转让合同的，可以向著作权行政管理部门备案。

《计算机软件保护条例》第21条

订立许可他人专有行使软件著作权的许可合同，或者订立转让软件著作权合同，可以向国务院著作权行政管理部门认定的软件登记机构登记。

我国当前关于著作权转让对在先许可的影响存在立法空白，目前尚没有立法规定著作权许可使用合同的备案是否对在后的转让有对抗效力。另外，尽管计算机软件著作权的转让或许可规定了登记制度，但是法律也未明确赋予这种登记的对抗效力。另外，目前尚未能从公开渠道查询涉及此类权利冲突的纠纷判例。

（四）补充说明

现行法律法规中，只有《商标法》明确规定了商标许可备案的对抗效力。但我们必须认识到，即使法律未明确规定，只要向国家机关、可信的登记机构进行登记备案且这种登记备案可供公众查询，那么这种登记备案就在事实上具有一定的对抗效力。

如果发生争议，法院完全可能判定“受让人应当知道该已经登记的在先许可的存在”，以“恶意串通损害他人合法权益无效、许可合同有效”等为由，认定“转让不破在先许可”。

进一步推论，即使不是登记备案，如果在先被许可人能让法院相信“受让人知道或应当知道在先许可的存在”，那么法院也有可能支持“转让不破许可”。

在许可合同、转让合同中往往会有在先许可披露、转让处理的专门约定。这种约定如果没有特殊违法情形，也是有效的；只是根据合同的相对性原理，许可合同中的约定不能直接对抗受让人，转让合同中的约定也不能直接对抗在先被许可人。

02合同起草审查相关建议

所有知识产权的转让合同中，都要考虑在先许可的问题。反过来讲，所有的在先许可也要适当考虑对在后受让人的对抗问题。不仅如此，许可与许可之间也存在一定冲突（例如普通许可与独占许可同时存在就会有冲突），也与这个问题类似。

从合同起草审查的角度，这个问题的处理建议是：

（一）知识产权许可合同

1.如果合同中明确约定“转让击破许可”，则被许可人需要考虑能否接受，要考虑到被许可合同随时可能终止。

2.如果被许可人不希望“转让击破许可”，则：

（1）商标权许可应尽快办理备案，可将备案程序作为付款的先决条件。

（2）专利权、著作权使用许可也应备案。

同时因为这种备案的效力不明，许可合同中还应该明确就“转让不破许可、被许可方不能正常使用权利的违约责任、解除合同条件”等作出明确约定。

（二）知识产权转让合同——主要从受让方的角度

1.受让方应该进行适当“尽职调查”，查询该知识产权是否存在在先许可。

查询路径——

著作权：中国版权保护中心专利：国家知识产权局商标：国家知识产权局如果存在在先许可，则有下列模式：

（1）将转让人与在先被许可人解除在先权利许可作为签订转让合同的条件，或作为履行转让合同后续义务的先决条件。如果解决不了，可以停止交易或解除合同。

（2）约定转让不影响在先权利许可，此时受让人可与转让人协商降低转让费用、约定许可使用费等收益由受让人收取等，同时还应约定相关通知义务。

2.所有的知识产权转让合同（已经知道存在在先许可仍然转让的、未发现在先许可而转让的），都应该有专门的在先许可相关条款，包括：

（1）明确声明已有的在先许可情况，说明在先许可的被许可方、许可范围、期限等；

（2）声明无其他在先许可；

（3）匹配违约责任，包括：解除合同、违约金、其他在先许可的收益应归受让人所有等。

从转让人的角度，在转让合同中也有必要明确说明已经存在的在先许可（无论是否已经备案、无论受让方是否实际知情），以避免受让人以存在在先许可为由主张转让人违约、解除合同等。